蘇某在同一天向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了發(fā)明和實用新型專利申請。但是就其限定的技術方案的實質(zhì)來看，兩者的權(quán)利要求中都具有相同的技術方案，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，且該實用新型專利申請已經(jīng)被授予專利權(quán)。由于蘇某未對發(fā)明的權(quán)利要求進行修改也未在申請時對已經(jīng)就同樣的技術方案已申請了實用新型的情況做出相關說明，國家知識產(chǎn)權(quán)局和專利復審委員會均駁回了該申請。

蘇某不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為：

（一）本案中，蘇某主張，專利法第九條第一款并未要求“作出說明”，專利法實施細則第四十一條第二款與上述規(guī)定相矛盾，本案應當適用上位法（即專利法）的規(guī)定。

專利法第九條第一款規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?！贝藶楸苊忉槍ν话l(fā)明創(chuàng)造出現(xiàn)重復授權(quán)的實體規(guī)定。

專利法實施細則第四十一條第二款規(guī)定：“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理。”此為具體適用專利法第九條第一款規(guī)定的進一步程序性要求，屬于對專利法第九條第一款規(guī)定的細化規(guī)定。二者并不存在沖突之處。

本案中，由于本申請在申請時未對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了實用新型專利作出說明，不符合專利法第九條第一款及專利法實施細則第四十一條第二款關于通過聲明放棄該實用新型專利權(quán)，以獲得授予發(fā)明專利權(quán)的規(guī)定。因此，蘇某不能通過放棄該實用新型專利權(quán)而獲得本發(fā)明申請的專利權(quán)。

（二）本案中，蘇某主張，其在提交申請時，由于不知道《發(fā)明專利請求書》的表格已更換，使用了舊的請求書表格（在該表格中沒有“作出說明”這一欄），因而沒有在舊的請求書中聲明本申請在同日申請了相同內(nèi)容的實用新型專利。

申請人即使使用舊表格提交發(fā)明申請，也需要單獨采用一份表格聲明本申請在同日申請了相同內(nèi)容的實用新型申請；無論相關的表格是否存在“作出說明”的提示或者提供了“另外單獨的一份表格”以供填寫，申請人在同日(指申請日) 對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利均應當履行該“作出聲明”的義務。否則，不符合專利法第九條第一款及專利法實施細則第四十一條第二款關于通過聲明放棄該實用新型專利權(quán)，以獲得授予發(fā)明專利權(quán)的規(guī)定。

（三）本案中，蘇某主張，國家知識產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)作出《發(fā)明專利申請初步審查合格通知書》，說明蘇某的相關申請已經(jīng)滿足初審要求。在后續(xù)實質(zhì)審查程序中，國家知識產(chǎn)權(quán)局原實審部門以及專利復審委員會作為實審機關無權(quán)就初審是否合格再次作出認定，其相關認定超越了其職權(quán)范圍。

一項發(fā)明是否屬于《專利法》第九條規(guī)定的針對同一發(fā)明創(chuàng)造的重復申請，屬于專利授權(quán)的實體要件；而《發(fā)明專利申請初步審查合格通知書》與一項發(fā)明是否屬于《專利法》第九條規(guī)定的情形或者申請人是否針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造“作出說明”，并無法律上的必然聯(lián)系。

綜上，北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決：駁回蘇某的訴訟請求。

蘇某不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。

北京市高級人民法院經(jīng)審理認為：被訴決定及一審判決認定蘇某不能通過放棄相應的實用新型專利權(quán)而獲得本發(fā)明申請的專利權(quán)，并無不當。故判決：駁回上訴，維持原判。（來源：知產(chǎn)北京，萬事惠編輯）